สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (แบบไม่ผูกขาด) ต้องมีอะไรบ้าง

• ใช้เมื่อให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายติดแบรนด์ของเราบนสินค้าของเขา
• ใช้เมื่อทำสินค้าร่วมแบรนด์หรือให้ใช้ชื่อแบรนด์กับสินค้าคนละหมวดกับที่เราขาย
• ใช้เมื่อให้ใช้ชื่อแบรนด์กับบริการ เช่น สาขาที่ผู้อื่นเปิด โดยไม่ได้ให้ทั้งระบบธุรกิจ
• ใช้เมื่อต้องกำหนดมาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบก่อนออกสินค้า

• เครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว สัญญาอนุญาตต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน มิฉะนั้นไม่มีผลตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ม.68
• คำขอจดทะเบียนต้องแสดงเงื่อนไขที่ทำให้เจ้าของควบคุมคุณภาพสินค้าได้จริง ตาม ม.68 (1) และต้องระบุสินค้าที่อนุญาตตาม ม.68 (2)
• ถ้าเจ้าของควบคุมคุณภาพไม่ได้จริง หรือการใช้ทำให้สาธารณชนสับสน นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตได้ตาม ม.72
• การใช้เครื่องหมายโดยผู้ได้รับอนุญาตถือเป็นการใช้โดยเจ้าของตาม ม.70 จึงช่วยรักษาสิทธิไม่ให้ถูกเพิกถอนเพราะไม่ได้ใช้
• เครื่องหมายที่ยังไม่จดทะเบียนอนุญาตกันได้ตามสัญญา แต่ไม่ได้รับความคุ้มครองแบบเครื่องหมายจดทะเบียนและฟ้องบังคับได้จำกัด
• ค่าตอบแทนเป็นค่าสิทธิตามประมวลรัษฎากร ม.40(3) ผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคลต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

• ถ้าต้องการให้ผู้รับอนุญาตรายเดียวใช้เครื่องหมายในเขตโดยเจ้าของไม่ใช้เองและไม่ให้ผู้อื่น มียอดขายขั้นต่ำ และเจ้าของต้องปราบปรามผู้ละเมิด ให้ใช้ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (แบบผูกขาดแต่ผู้เดียว)
• ไม่เหมาะเมื่อให้สิทธิผลิตตามสิทธิบัตรหรือสูตรพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและคิดค่าสิทธิตามยอดขาย ให้ใช้ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
• ไม่เหมาะเมื่อให้ทั้งระบบธุรกิจ ทำเล คู่มือปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม ให้ใช้ สัญญาให้สิทธิทางการค้าและบริการ (แฟรนไชส์)
• ไม่เหมาะเมื่อเป็นการให้บุคคลใช้ชื่อแบรนด์ในฐานะพรีเซนเตอร์ ให้ใช้ สัญญา Brand Ambassador
• สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ภาษาอังกฤษ — ใช้ Trademark Licence Agreement — สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ภาษาอังกฤษ

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่มีในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จึงไม่ต้องปิดอากร และใบรับเงินค่าตอบแทนก็ไม่ต้องปิด เพราะลักษณะ 28 (ใบรับ) จำกัดเฉพาะใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล ใบรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ และใบรับการขายหรือโอนยานพาหนะที่จดทะเบียนเท่านั้น

สิ่งที่ต้องเสียจริงคือ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับอากรแสตมป์ ให้ตรวจอัตราปัจจุบันจากกฎกระทรวงก่อนยื่น และถ้ามอบอำนาจให้ตัวแทนไปยื่น หนังสือมอบอำนาจเข้าลักษณะ 7 ต้องปิดอากร ตามจำนวนผู้รับมอบอำนาจและขอบเขตที่มอบ

ตราสารที่ต้องเสียอากรแต่ปิดไม่บริบูรณ์ ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะเสียอากรและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118

ข้อนี้คือหัวใจของสัญญาทั้งฉบับ — ถ้าเครื่องหมายจดทะเบียนแล้ว กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า มาตรา 68 บังคับว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ทำแค่เซ็นสัญญากันเองไม่พอ

คำขอจดทะเบียนต้องแสดงอย่างน้อยสองเรื่องตาม ม.68

1. เงื่อนไขที่ทำให้เจ้าของควบคุมคุณภาพสินค้าของผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง — นี่คือเหตุผลที่ข้อ 3 ของสัญญาเขียนมาตรฐานคุณภาพ การส่งตัวอย่างให้อนุมัติ และสิทธิเข้าตรวจไว้ละเอียด ไม่ใช่เขียนให้ดูดี แต่เป็นเงื่อนไขที่นายทะเบียนดู
2. สินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย — ต้องอยู่ในรายการสินค้าที่จดทะเบียนไว้ ถ้าอนุญาตให้ใช้กับสินค้าที่ไม่ได้จดไว้ ส่วนนั้นไม่มีอะไรรองรับ

สองเรื่องที่ตามมา — การใช้เครื่องหมายโดยผู้ได้รับอนุญาตถือเป็นการใช้โดยเจ้าของ (ม.70) ซึ่งช่วยกันไม่ให้เครื่องหมายถูกเพิกถอนเพราะไม่ได้ใช้ และถ้าเจ้าของคุมคุณภาพไม่ได้จริง หรือการใช้ทำให้สาธารณชนสับสน นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตได้ (ม.72) การแก้ไขหรือเลิกสัญญาในภายหลังก็ต้องไปร้องขอต่อนายทะเบียนด้วย (ม.71–72)

ถ้านายทะเบียนรับจดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด หรือไม่รับจดทะเบียน นายทะเบียนต้องแจ้งเหตุผล และเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง (ม.69) ข้อ 4.2 ให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด และระยะเวลาอนุญาตกับค่าสิทธิรายปี (ถ้ามี) เริ่มนับจากวันที่นายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียน ไม่ใช่วันลงนาม

ถ้าเครื่องหมาย ยังไม่จดทะเบียน ไม่มีหน้าที่ไปจดสัญญา แต่ต้องรู้ว่าได้ความคุ้มครองน้อยกว่ามาก และคนอื่นอาจยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันตัดหน้าได้ ข้อ 4.2 จึงห้ามผู้รับอนุญาตไปยื่นจดในนามตัวเอง ซึ่งเป็นวิธีที่คนถูกยึดแบรนด์กันมาแล้ว

ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นค่าแห่งสิทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(3) ถ้าผู้รับอนุญาตเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น และผู้อนุญาตเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 3/2 ทั้งค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าสิทธิรายงวด และนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ถ้าผู้อนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา การหักภาษีคำนวณคนละวิธี ให้ตรวจกับผู้ทำบัญชีก่อนจ่าย

• การอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นการให้บริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หากผู้อนุญาตจดทะเบียน VAT ต้องเรียกเก็บและออกใบกำกับภาษี
• แยกบรรทัดให้ชัดระหว่างค่าสิทธิกับค่าอื่น ถ้าผู้อนุญาตขายสินค้าหรือวัตถุดิบให้ผู้รับอนุญาตด้วย นั่นเป็นการขายสินค้าคนละเรื่องกับค่าสิทธิ และถ้ามีการฝึกอบรมหรือบริการที่ปรึกษา ส่วนนั้นเป็นค่าบริการหักตามข้อ 12/1
• จ่ายค่าสิทธิให้เจ้าของเครื่องหมายที่อยู่ต่างประเทศมีกฎคนละชุด ต้องตรวจอนุสัญญาภาษีซ้อนก่อนจ่าย

ถ้าผู้อนุญาตเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดหรือมีส่วนแบ่งตลาดสูง การกำหนดเงื่อนไขที่จำกัดเสรีภาพของผู้รับอนุญาตเกินจำเป็น เช่น บังคับซื้อวัตถุดิบจากผู้อนุญาตเท่านั้น กำหนดราคาขายปลีกตายตัว หรือห้ามขายสินค้าคู่แข่งทุกชนิด อาจเข้าข่ายการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ สัญญาฉบับนี้จึงไม่ใส่ข้อบังคับซื้อและไม่กำหนดราคาขายปลีกไว้ ถ้าจำเป็นต้องมี ควรปรึกษาทนายความของคุณเรื่องโครงสร้างตลาดก่อน

• เซ็นสัญญาแล้วไม่ไปจดทะเบียน — ข้อผิดพลาดอันดับหนึ่งของสัญญาประเภทนี้ เครื่องหมายจดทะเบียนแล้วต้องจดสัญญาอนุญาตด้วย ข้อ 4 จึงระบุว่าใครยื่น ภายในกี่วัน และใครออกค่าใช้จ่าย
• เขียนข้อควบคุมคุณภาพไว้สวยแต่ไม่เคยตรวจจริง — เป็นเหตุเพิกถอนได้ตาม ม.72 (2) และทำให้เครื่องหมายอ่อนแอลงเมื่อต้องฟ้องคนอื่น
• อนุญาตกับสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ — จดไว้จำพวกเสื้อผ้าแล้วอนุญาตให้ใช้กับเครื่องสำอาง ส่วนที่ไม่ได้จดไม่มีความคุ้มครองแบบเครื่องหมายจดทะเบียนรองรับ
• ลืมว่าค่าความนิยมเป็นของเจ้าของ — ผู้รับอนุญาตที่ทุ่มโฆษณาจนแบรนด์ดังขึ้น ไม่ได้สิทธิในเครื่องหมายเพิ่ม ข้อ 5.3 เขียนไว้ชัดเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดตอนเลิกสัญญา
• ไม่มีขั้นตอนถอดแบรนด์ — พอเลิกสัญญาแล้วป้ายหน้าร้านยังอยู่ เพจยังใช้ชื่อเดิม สินค้าค้างสต๊อกยังติดโลโก้ ข้อ 9.2 แยกเวลาระบายสินค้ากับเวลาถอดแบรนด์ออกจากกัน เพราะสองอย่างนี้ไม่ควรเท่ากัน
• ผู้รับอนุญาตไปจดโดเมนหรือชื่อบริษัทด้วยชื่อแบรนด์ — ข้อ 5.2 ห้ามไว้ รวมถึงการซื้อโฆษณาด้วยคำค้นหาที่เป็นชื่อแบรนด์แข่งกับเจ้าของ
• คิดว่าเจ้าของแบรนด์ต้องรับผิดเรื่องสินค้าด้วย — ผู้รับอนุญาตเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าเอง จึงรับผิดชอบความปลอดภัย ฉลาก และใบอนุญาตของสินค้าแต่ผู้เดียวตามข้อ 6.1 การที่เจ้าของอนุมัติตัวอย่างไม่ได้โอนความรับผิดนั้นมา

ผู้อนุญาตยังขายสินค้าเดียวกันเองและให้รายอื่นใช้เครื่องหมายในเขตเดียวกันได้ตามข้อ 2.3 ผู้รับอนุญาตที่จะลงทุนมากและต้องการกันคู่แข่งในเขต ควรใช้สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแบบผูกขาดแต่ผู้เดียวแทน ซึ่งมีหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปราบปรามผู้ละเมิดและยอดขายขั้นต่ำ

• ส่งรายงานการผลิตและจำหน่ายทุกไตรมาสตามข้อ 3.5 — เป็นหลักฐานว่าเจ้าของควบคุมคุณภาพได้จริงตาม ม.68 (1) และหลักฐานการใช้เครื่องหมายตาม ม.70 ถ้าไม่ส่ง ผู้อนุญาตบอกให้แก้และเลิกสัญญาได้ตามข้อ 9.1
• ขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานเป็นสินค้าชั้นสองโดยยังติดเครื่องหมาย (ข้อ 3.7) หรือขายให้ผู้ที่จะนำไปขายนอกเขต (ข้อ 5.4) — เป็นการใช้นอกขอบเขตที่ผู้อนุญาตระงับการใช้ได้ทันทีตามข้อ 9.1 และเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้เพิ่มตามข้อ 7.5 · ข้อห้ามขายนอกเขตต้องใช้เท่าที่จำเป็น ถ้าผู้อนุญาตมีอำนาจเหนือตลาดอาจเสี่ยงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ม.57
• เมื่อสัญญาสิ้นสุด สินค้าที่ผลิตโดยชอบและได้มาตรฐานไม่ต้องทำลาย ให้ขายภายในระยะที่ตกลง แล้วถอดเครื่องหมายหรือเสนอขายให้ผู้อนุญาตตามข้อ 9.2 สินค้าที่ขายให้ผู้ซื้อไปแล้วไม่ต้องเรียกคืน

• ภาพเครื่องหมาย … ทุกรูปแบบที่อนุญาต พร้อมไฟล์ต้นฉบับ คู่มือการใช้ สัดส่วน และสีมาตรฐาน
• สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายเลขที่ … และรายการจำพวกสินค้า …หลักฐานการใช้เครื่องหมายมาก่อน เช่น วันเริ่มใช้ ยอดขาย และสื่อโฆษณา เพื่อใช้ยันสิทธิระหว่างยังไม่จดทะเบียน
• รายการสินค้าหรือบริการที่อนุญาต … พร้อมภาพบรรจุภัณฑ์และฉลากที่ผ่านการอนุมัติ
• มาตรฐานคุณภาพ … แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง และแบบบันทึกผลการตรวจ
• แบบรายงานยอดขายสำหรับคำนวณค่าสิทธิ และนิยามยอดขายสุทธิที่ใช้ร่วมกันตารางค่าตอบแทนและกำหนดชำระ
• คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตและหนังสือมอบอำนาจ ถ้ามอบให้ตัวแทนยื่นบันทึกข้อตกลงว่าจะจดทะเบียนสัญญาอนุญาตเมื่อเครื่องหมายได้รับจดทะเบียน

ทำสองฉบับข้อความตรงกัน ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย ลงชื่อกำกับทุกหน้าและเอกสารแนบทุกชุด ตรวจอำนาจลงนามและหนังสือรับรองของฝ่ายที่เป็นนิติบุคคล

อย่าลืมขั้นตอนที่ทำให้สัญญานี้มีผลจริง — หลังลงนาม ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตต่อนายทะเบียนภายใน … วันตามข้อ 4 และเก็บใบรับคำขอไว้กับสัญญา อย่าเพิ่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตสินค้าจำนวนมากก่อนรู้ผลระหว่างที่เครื่องหมายยังไม่จดทะเบียน ให้เก็บหลักฐานการใช้เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายไว้เป็นระบบ ทั้งวันเริ่มใช้ ภาพสินค้า ใบเสร็จ และสื่อโฆษณา เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ใช้ยันสิทธิได้เมื่อมีคนอื่นมายื่นจดทะเบียนตัดหน้า

เขียนและตรวจทานโดย ภูวรา ครอบตะคุ ทนายความ (ใบอนุญาต 477/2558) · เนติบัณฑิตไทย · น.ม. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสารสนเทศ — การเลือกประเด็น การจัดหมวด และคำอธิบายในบทความนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้เขียน ส่วนตัวบทกฎหมายที่ยกมาไม่มีลิขสิทธิ์และตรวจกับราชกิจจานุเบกษาได้เสมอ · ทะเบียนบทความ OKC-7F4FD8 · หากนำไปใช้ต่อ โปรดระบุชื่อผู้เขียนและลิงก์ต้นฉบับ